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美国质高 - 亚马逊美国发明专利中立评估程序

活动时间:2021-05-25  点击量:232

亚马逊美国发明专利中立评估程序

 

亚马逊专利中立评估程序是什么?

 

为了能够有效地识别和解决平台上的第三方专利侵权问题,亚马逊提供了一种简单、低成本的流程称为中立专利评估流程,即“亚马逊实用专利(Utility Patent)中立评估程序”。该评估程序采取自愿和保密原则,为美国专利权人快速评估与第三方卖家在亚马逊上出售的涉嫌侵权产品(“被投诉的产品”)有关的专利侵权问题。如果评估人得出裁定认定被诉商品有侵害到专利保护范围,亚马逊会下架相应商品。反之,则不会下架该商品。评估费用为4,000美元,该费用由评估程序中的失败的一方承担。

 

经典案例:

 

2021年1月28日

客户(亚马逊卖家)收到亚马逊中立程序发来的邮件,告知亚马逊收到美国发明专利权人的投诉说客户的商品侵犯了他们的专利权,然后给客户两个选择:

1)主动与专利权人联系协商,若专利权人在三周内撤回投诉,则客户可以继续在亚马逊销售该产品;

2)在3周内确认参加中立评估程序;

若不参加中立评估程序,对方也没有撤销投诉,那亚马逊将直接下架客户产品。

 

2021年2月

客户委托了一位美国律师与对方沟通,由于一直没有沟通出结果,客户决定先同步缴纳4000美元参加亚马逊中立程序,确保产品不会被下架。

 

2021年3月12日

亚马逊通知专利权人,共有6个卖家决定参加中立程序,他们可以选择全部进行,但需要另外补交4000美元,或者选择其中4家继续,***后专利权人选择6个全部进入中立程序。

 

2021年3月18日

亚马逊中立程序评估律师正式邮件通知客户及专利权人启动中立程序,要求专利权人在4月7日前提交initial argument初始意见,然后卖家需要在收到初始意见的2周内提交答复,专利权人可以在收到卖家答复的一周内提交答复,也可以选择不答复。

 

2021年3月

客户委托的美国律师告知客户他们商品侵权的可能性较大,但没有提供具体的侵权分析报告,客户担心自己的产品真的存在侵权,中立程序若输了,产品会直接被下架,目前他们产品销量不错,利润也可观,所以他们委托该律师与对方沟通,协商和解。一开始他们沟通的和解金为75000美元,后面客户觉得比较高,又让该律师帮忙沟通,***后和解金谈到了4000美元,然后如果客户继续销售,第二年也要再支付40000美元许可费,第3年和第4年每年支付20000美元许可费,总的加起来相当于要120000美元的费用了。客户本来已经同意即将签署合同,突然听说其它同行也和他们和解了,但总的和解金只要12000美元,而且他们销量还更多。此时,客户不淡定了,觉得这个和解金不合理,于是客户多方打听,***后通过国内一家所联系到了我们。

 

2021年3月23日

国内所把具体情况及相关邮件都转给了我们,我们律师查看信息后认为对方开出的和解金确实很不合理,即使客户真的侵权,也不需要如此高昂的和解金及许可费,更何况客户还不一定侵权呢。于是我们建议客户首先做一个侵权分析,确认是否侵权。若没有侵权,完全可以继续中立程序,不需要和解;若确实侵权,也可以再继续和对方沟通和解事宜,减少和解金额。由于距离对方提交中立程序提交初步意见的期限很近了,客户也快速确认委托我们进行相应操作。

 

2021年3月24日 2021年4月6日

我方美国专利律师就客户的产品进行了侵权分析,如果光从字面分析客户产品确实很可能侵权,但我们查看了对方专利的申请历史,结合了禁反言原则判定客户的产品是不存在侵权。于是我们出具了相应的侵权分析报告给客户,客户看了后也是比较认可的。

 

但因为中立程序是由亚马逊外聘的评估律师来做出决定的,存在主观判断,所以虽然我们认为我们的侵权分析是很有胜算的,但也不敢给客户百分百保证。客户一直担心万一中立程序输了,产品会被下架,对他们影响比较大,所以希望我们再去和对方沟通,如果能支付一部分费用就和解了,不继续中立程序,确保产品不会被下架,客户还是愿意的。

 

于是我们律师按照客户的指示,主动联系对方沟通。对方表示之前已经有和客户委托的其它律师确认好和解和许可金额了,没有办法再降价了,而且表示其它卖家都已经主动和他们和解并支付了相关费用,目前就客户一个人还在继续中立程序了。为了尽可能按照客户的诉求争取和解,我们律师主动和对方进行了电话沟通,说明我们是不侵权的,但客户还是愿意支付一些补偿金,希望尽快解决此次纠纷,对方还是坚持要高昂和解金和许可费,否则就继续中立程序。对于侵权分析我们还是很有信心的,于是我们也建议客户先进行中立程序。

 

2021年4月7日

专利权人提交了中立程序初步意见。

 

2021年4月16日

我方代表客户针对专利权人提交的初步意见提交了中立程序答复意见

 

2021年4月23日

专利权人提交了答复并附上了额外附件披露

 

2021年5月10日

亚马逊中立程序评估律师做出决定,判定客户产品不侵权,并告知会尽快退回4000美元中立程序费用给客户。

 

Finally,客户不仅保住了自己的产品链接,可以正常销售,而且不需要支付任何和解金及许可费用,并且还可以拿回亚马逊中立程序的费用,可谓是大获全胜。

 

从上述案件也可以看出,若遇到美国专利侵权投诉或诉讼,不要慌张,应该首先委托专业的美国专利律师进行侵权分析,判定是否侵权,再根据侵权分析结果采取相应措施,避免盲目紧张,反而造成更多损失。


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