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美国商标被提撤销应对案例

活动时间:2021-09-07  点击量:29

美国商标被提撤销,如何应对---案例分享


美国商标撤销程序类似于法庭诉讼程序,主要有3个阶段:撤销提起阶段,举证阶段(Discovery),庭审阶段(Trial)。

撤销提起时间:美国商标有效期内都可以提起撤销,注意:使用在先理由只适用于注册5年以内的商标;

撤销提起人:Fusion Unlimited LLC(美国公司);

撤销人在先商标:

a. 4657838-VISSLA:18类,背包,行李袋,手提箱,手提袋,沙滩袋

b. 4657837-VISSLA:25类,衬衫,T恤,机织衬衫,运动衫,毛衣,背心,帽子,披肩

被撤销人(中国企业,即我们客户):商标: VISLLA, 009类,耳机及其他相关产品;



12020-2-21日,撤销人提起了撤销,撤销理由:在先权利及近似混淆;说他们商标如何出名, 在很多国家都注册了,商标非常近似,消费群体一样,消费者在亚马逊上检索的时候,能同时检索到两个商标,还有因为被撤销人的商业推广,他们已经有客户来和他们索要免费的耳机产品;

撤销提起后,被撤销人有40天时间进行答复,答复期限为:2020-4-7日;


2)客户于2020-4-7日委托一家美国律所进行答复;答复后,正常程序是 a)案子进入举证阶段,双方律师先开举证前电话会议,发初始披露文件,互相发first轮举证文件等; 或者b)双方进行和解谈判,或者c)边打边谈;


3)2020-6-6日,双方同意延期60天进行和解谈判, 初始披露期限延期至2020-8-6日;



4)2020-6-11日,被撤销人通过北京的一位律师引荐,找到了我们所,让我们分析下这个案子的情况。案子当前状况是:对方律师提出的和解条件是:让客户修改商标并主动放弃这个商标;客户原先的律师除了把对方的要求转达给客户,并询问客户是否同意对方要求,未给对方施加任何压力,客户的诉求是:不想放弃商标也不想改商标;谈判陷入僵局;


5)我们分析后,给客户出的方案是:5.1)不跟他们谈和解了,正式启动举证阶段,我们认为客户所在的009类产品和对方18 &25类产品差异很大,消费群体也不一样,不会造成混淆;5.2.1)可以尝试向美国专利商标审判与上诉委员会提出反诉( 反诉得答复时一起请求,答复后请求有不被接受的风险); 5.2.2)如果反诉不被接受,因为对方给我们客户发过律师函,要求客户停止侵权,我们有权向地方法院提起确权的诉讼,证实我们不侵权,同时引入撤销他们商标的程序;5.3)在启动之前,我们先给对方律师施压告知他们我们接下来要采取的一系列行动;


6)2020-6-24日,客户采纳了我们的方案并委托进行后续程序;签署POA 委托书后,案子转到我们所名下;


7.1)我们律师给对方律师邮件,告知他们我们接手了这个案子,我们认为客户商标和他们商标不存在混淆,不接受他们的和解方案,并明确告知我们会***快速度准备初始披露及first轮举证文件发给他们,同时我们会提出反诉,我们客户很明确表态无论花多大代价,都会将这个商标继续到底;


7.2)对方律师与我们律师多次邮件往来进行博弈,对方还提及他们客户认为他们也有销售耳机,并且和他们索要耳机样品, 我们要求他们披露这个客户作为证人,我们要对他进行取证;


8) 2020-7-30日,对方请求延期60天并要求再次重启谈判程序;


9)谈判持续了4个月,对方一点点在让步,2021-2-10日,对方主动提交了撤回撤销程序的动议;


10)2021-2-17日撤销程序结束,客户商标维持有效。


总结:有的国外公司看商标申请人是中国的,觉得他们软弱,也不懂美国商标撤销程序,不敢正面交锋,于是就提一些很不合理的要求。在这个案例中,客户很认真了解了撤销程序并有了要保住这个商标的决心,我们就一步步引导客户一起应对,Finally, 客户保住了自己的商标并且能继续在美国商业上使用该商标。



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