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案例分享- 美国商标被异议案例-GH商标

活动时间:2022-03-14  点击量:41

美国商标异议程序类似于法庭诉讼程序,主要有3个阶段:异议提起阶段,举证阶段(Discovery),庭审阶段(Trial)。


异议提起时间:美国商标公告期:30天内,也可以请求异议延期:可延期2次:30天+60天,或者直接90天;


下面通过我们所代理的一个真实案例来看美国商标异议程序----异议提起方提起异议后,进入举证阶段中途放弃,案件走势将如何?

备注:本次我们美国质高代理的是被异议方(客户于20218月9日委托我所律师接手该案)

案件基本信息:

客户-被异议方(台湾)

异议提起方

(美国公司Abercrombie & Fitch Trading Co

商标

GH设计商标

1GH GILLY HICKS

2另外3GH 商标,都已经失效,未提交使用证据

类别

025

025

申请日

2020318

1GH GILLY HICKS 2011111

2< GH >设计:2013125日 (含有内衣,睡衣商品项目)- 商标已失效
3)另外2GH, 申请日都比客户的晚,且为1b意图使用,其中一个是35类服务类;对方也列入,但没啥用

在美国的***早使用日期

申请基础1a,已经使用
***早使用:201751

1GH GILLY HICKS 200866

2< GH >设计:2013611-- 商标已失效

商品项目

内衣,内裤,睡衣等

GH GILLY HICKS:衣服,裤子,
GH: 内衣,内裤, 但未交使用证据,商标已经失效

对方所用异议理由: 1)在先权利及近似混淆; 2)商标稀释;

本案焦点:

1)商标是否有在先权利,及是否存在近似混淆;

2)对方商标知名度如何,是否存在商标稀释;

3)对方在先GH 商标含有内衣,睡衣项目的,因未提交使用证据而失效对本案的影响;


1)异议方先于20209-17日提交了90天延期提交异议,美国商标审判与上诉委员会当天就给予了批准。因此异议期限延长至2020-12-17日;(一般first time to请求延期,都会被批准)


2)延期期间,美国公司给客户发信函:威胁客户放弃GH商标申请,或再添加其他字母组合重新提交商标申请,避免GH单独申请与使用会对他们的商标造成混淆且要求客户不能挑战他们申请或注册的含有GH字样所有商标,客户不同意对方的无理要求;

3)对方就于2020-12-25以造成商标近似混淆、稀释对方“famous”商标为由对客户的GH商标提起异议;异议答复期限为:提起后的40天内,即2021-1-24


接下来是异议程序正式启动到结案的详细过程


4)客户于2021-01-06委托其他律所针对异议作出答复;异议答复后,案子将进入举证阶段,双方举行举证前会议截止日期为:2021-2-23;,异议方于2021-2-23当日提交了延期举证会议期限至2021-3-25日, 官方给予了批准。

5)举证前会议结束后,2021-3-25举证程序正式开启,客户于2021-5-21日更换了代理律师,于2021-6-15提了个motion to dismiss请求TTAB撤回这个异议程序;异议方答复该动议的期限是:2021-7-5日,对方请求延期30天答复动议,官给予了批准,期限为:2021-8-4

62021-7月中旬,客户通过台湾代理机构联系到我们,咨询我们是否能接这个案子。我们看了案件历史,认为客户提的motion to dismiss 被法官接受直接结束案子的可能性非常小,因为商标本身有GH, 也在25类,双方都在积极应对的情况下,法官更倾向根据案子的实际情况做出公平的裁决,即通过举证阶段,庭审阶段,双方充分披露了证据后,再作出裁决。举证会议结束时间是2021-10-21,我们建议客户应该集中精力来做举证程序的工作,不断给对方施压,我们赢的概率还是很高的因为:对方带有内衣,睡衣的商品项目的商标已经失效,并且是因为未提交商标继续使用证据而失效的,对我们来说是非常有利的证据,证明对方并未真实在内衣,睡衣产品上有真实及存续使用,并不应该享有在先权利,对方用商标稀释的理由,那我们就得让他们证明他们商标是如何已经有很高知名度了,并且在我们客户使用之前就有存在这种知名度;

72021-8-3 对方提交了针对motion的答复,且对方一直试图联系客户想要达成和解,还给客户寄了一些内衣,内裤等样品,我们认为这些样品并不能说明什么,更无法证明他们在美国商业上的使用及如何享有知名度。2021-8-19日,客户将案子委托到我们所2021-8-22我方律师针对对方motion答复进行了回复,并着手准备举证文件。

82021-11-10 TTAB法官虽然驳回了客户的撤销异议的动议并重置了异议程序时间表,法官同时也驳回了对方提出的品牌稀释理由(对方无法证明他们商标的知名度及商标如何被稀释),该案件剩下的异议理由只有:商标近似混淆问题了。另外,法官还提出异议方声称的在先权利不能依赖其已经失效的商标或者在后申请的商标,只能依靠一个已注册且还有效的“GH Gilly Hicks”商标;

92021-12-22我方律师主动提交了amended response,增加了积极性抗辩,即对方放弃了挑战我们客户商标的能力,因为他们放弃了多件GH商标;

10) 为了给对方进一步施压,我方律师于2022-1-6给对方发了初始披露及first round of discovery举证文件,对方提出愿意跟客户协商商标共存且要求延期21天答复first round of discovery,客户直接拒绝了,并要求我们律师向对方索要赔偿,因为他们恶意提起异议程序,导致客户花费了很多律师费及投入了大量时间精力到这个案子上;(我们律师劝阻了赔偿要求, 因为美国商标审判与上诉委员会专注商标权利的归属问题,不涉及侵权,赔偿等诉求,如果客户要求要赔偿,得到地方法院提起诉讼)

11) 对方于2022-2-4主动向TTAB提交撤回异议,终止了异议程序。

12) 2022-2-10官方正式下了Terminated,客户赢了!客户的GH商标将会获得注册。


总结:如果商标被提起异议不要慌,也不要被对方是知名的公司、拥有雄厚的资金支持而直接选择放弃自己的商标,先委托专业的美国律师先做案情分析出解决方案。整个异议程序走下去,双方都是需要花费对等的时间和精力,有一方中途选择放弃,就直接输了。此案历经好几番波折,异议方对于所有客户的回应都一再提交延期请求,客户强硬的态度让对方一次次做出退步,***终我们也没有辜负客户的信任,取得了好的结果。



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